浅析离职员工发明创造归属问题中“相关性”的认定
概要
离职员工发明创造归属问题中“相关性”的认定主要涉及两个方面。第一个方面是离职员工在职期间与原单位在工作关系上的“相关性”的认定。第二个方面是员工离职后作出的发明创造与原单位工作任务之间的“相关性”的认定。对于第一个方面,应当注意员工是否通过与原单位订立协议等方式确定了原单位对该员工的劳动支配权。对于第二个方面,应当先遵循一般举证原则,判断原单位是否可以充分证明发明创造与原单位工作任务之间的“相关性”,在原单位无法特别充分地证明“相关性”的情况下,应当进一步考虑离职员工及其新入职单位对专利技术的研发过程或者来源能否作出合理解释,对员工离职后作出的发明创造与原单位工作任务之间的“相关性”进行综合判断。
作者 | 北京国允律师事务所 苏子寅律师 刘睿实习律师
我国《专利法实施细则》把员工退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与员工在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造也归入原单位的职务发明创造范畴。这种制度设计属于中国特色,如美国、德国、日本等地区未有如同我国一般设置有将离职人员的发明创造归于原单位的相关制度【1】。这一制度的立法原意主要是为了保护在当时企业中占绝大多数的国有企业的利益【2】。随着科学技术应用研究的逐步深入以及我国企业对技术研发的逐步重视,高精尖技术人才的流动时常带来不可避免的专利权利流失风险。而这一制度则充分考虑技术研发具有连续性的特点,评估了员工离职后利用其在原单位工作期间产生的研发构思进行后续发明创造的情况,既支持了人员的正常流动,保障了劳动者的择业权,又保证了原单位的合法利益。基于此,即使《专利法》及其《实施细则》经过多次修订,该制度也并未被删去,并仍在新的时代焕发新的生机与活力。
在司法实践中,由于法条规定不甚明确、实践标准存在分歧等原因,对于离职人员的发明创造权属的界定常常会引发争议。此前《职务发明条例草案(送审稿)》对实践中出现的一些争议点进行了回应,但该草案并未对离职人员的发明创造权属的界定有新的论述,且该草案自2015年国务院法制办公开征求意见之后,就再无进展。而离职人员职务发明创造相关制度切实涉及每一家技术型企业最为重要的两个方面——技术成果归属和研发投入回报,影响深远、对于企业的重要性高。制度或实践上的不明确之处将会给企业管理新入职员工作出的发明创造、应对离职员工原单位提出的职务发明创造纠纷带来挑战。
本文选取离职员工发明创造归属问题中常引发争议的两个“相关性”问题,根据最高人民法院裁判的相关案例,以期获得兼具权威性以及实操性的解决方案。这两个“相关性”问题分别是离职员工在职期间与原单位在工作关系上的“相关性”问题,以及员工离职后作出的发明创造与原单位工作任务之间的“相关性”问题。
一、离职员工在职期间与原单位在工作关系上“相关性”的认定
根据现行《实施细则》第十二条第一款第(三)项规定,员工退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造,属于原单位的职务发明创造。原单位依据该项规定主张职务发明创造时,不可忽视的一步就是确定在职期间发明人与原单位是否具有职务发明创造所要求的“相关”工作关系。
在下方案例一中,最高人民法院对这一“相关性”问题进行了详细论述,统一了在职期间发明人与原单位的职务“相关性”认定的裁判标准。
案例一是由最高人民法院裁判并由最高人民法院知识产权法庭发布的发明专利权属纠纷案,该案的案号为(2020)最高法知民终1258号。该案件被入选为2020年最高人民法院知识产权法庭裁判要旨。具体案情如下:
专利号为201210276305.6,名称为“用于销售终端的读出磁头”的发明专利(下称“涉案专利”)于2014年8月13日授权公告,其申请日为2012年8月4日,申请人为白建民。2013年7月1日,涉案专利的权利人由白建民变更为乐尔公司。
对于上述涉案专利,多维公司认为,白建民于2011年5月至2012年6月在多维公司任新产品开发总监职务,负责磁传感器的研究开发。涉案专利系白建民从多维公司离职一年内做出的与在原单位承担的本职工作有关的发明创造,属于职务发明创造。依据相关法律,涉案专利应当归多维公司所有。
白建民及涉案专利的现权利人乐尔公司不同意多维公司的意见,认为白建民是兰州大学的教授,依据白建民和多维公司之间存在咨询服务合同,白建民并非多维公司员工。同时,涉案专利技术是兰州大学以及白建民在与其他公司合作过程中所产生的,并非在多维公司形成。因此,涉案专利不属于多维公司所有。
因争议无法调和,多维公司向一审法院提起诉讼,请求确认涉案专利权归多维公司所有。一审法院于2019年6月5日立案受理本案,并于2020年6月2日作出民事判决,认定涉案专利权归多维公司所有。
在判决中,一审法院认为,离职发明人与原单位双方是否存在劳动关系不应仅仅以是否存在明确的劳动合同为依据,而是应结合在案证据综合予以判定。本案中,多维公司提交了多封白建民在多维公司期间定期向相关人员报送的周报,内容涉及正在研发内容的进度情况汇报;其在多维公司部分邮件中甚至涉及人员任免的讨论,多维公司内部多个版本的通讯录中均将白建民记载为新产品开发总监,结合白建民在此期间确系在多维公司缴纳社保以及扣缴个人所得税等情况,上述证据相互印证,足以证明白建民在此时间段实际履职于多维公司,与多维公司间形成了事实上的劳动关系。而白建民主张其与多维公司仅存在技术咨询关系显然与白建民在上述诸多邮件中所呈现的履职状态和内容不相符,原审法院对其抗辩意见不予采纳,至于其在该时间段是否同时就职于兰州大学亦不影响对其与多维公司间劳动关系的判断。
白建民及乐尔公司不服一审判决,向最高人民法院提出上诉,请求撤销一审判决并确认涉案专利权归乐尔公司所有。
白建民及乐尔公司认为,白建民从2006年至2013年间一直担任兰州大学的教授,为兰州大学的员工,任教期间亦通过技术咨询服务给其他多家企业提供咨询服务。白建民在2011年5月至2012年6月份期间内向多维公司提供咨询服务和以兰州大学联系人身份提供技术开发委托服务,两者之间关于研发的往来邮件均是基于前述服务产生,并非如原审法院所认定的基于事实的劳动关系产生。同时,白建民在兰州大学任教期间,也同时为其他企业提供咨询服务,如果按照原审的认定标准,则无法确认白建民的真实身份。
多维公司不同意白建民及乐尔公司的主张,认为白建民在多维公司工作,形成事实劳动关系,至于白建民的另外身份,并不影响其与多维公司存在劳动关系的判断。
最高人民法院经过审理,最终撤销了一审判决,驳回多维公司的全部诉讼请求。
在判决中,最高人民法院认为,发明人与单位之间存在劳动关系或者与《实施细则》第十二条第二款所称临时工作单位之间存在工作关系,是认定职务发明的前提,其判断标准在于单位是否取得了对发明人包括完成涉案发明创造的创造性劳动在内的劳动支配权。单位与发明人之间仅存在一般的合作关系,单位并不掌握对发明人的劳动支配权的,该发明人的有关发明创造不属于职务发明创造。
在本案中,首先,白建民与多维公司之间工作关系的性质应当以约定优先。白建民与多维公司之间的工作关系存在双重约定。一是白建民系兰州大学与多维公司签订《技术开发(委托)合同》中的联系人,白建民作为兰州大学的代表参与到兰州大学与多维公司的技术开发合作项目中;二是白建民个人与多维公司之间签订有《咨询服务合同》,基于该咨询服务合同,白建民与多维公司之间形成向多维公司提供技术培训服务、技术合作和项目申请的中介服务。因此,根据约定,白建民与多维公司之间并不存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系。其次,从双方实际所实施的行为来看,双方除了按照《技术开发(委托)合同》《咨询服务合同》履行各自义务之外,多维公司为白建民缴纳社保、白建民在多维公司的通讯录中被列为新产品开发总监、在创新团队项目建议书中被列为产品经理、为白建民提供公司住房补助津贴以及白建民与多维公司之间存在周报往来等,虽合同中没有明确约定,但都系多维公司单方行为或者与白建民系兰州大学方的联系人的工作身份有关。因此,根据双方提交相关证据所显示的双方实际实施的行为来看,也无法得出双方就两者之间的工作关系已变更为职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系。
对于一审法院的判决,最高人民法院认为,忽略双方事先约定的工作关系,直接根据双方工作接触和交流期间各自实施的实际行为认定双方存在事实上的劳动关系,并进而认定诉争专利属于职务发明,有所不当。在发明人与单位之间存在多重工作关系,且发明人具有多重工作身份的情况下,双方各自实施的实际行为往往是多重工作关系、多重工作身份共同作用下的结果,如在判断发明人与单位之间是否存在职务发明所要求的工作关系的过程中,不考虑发明人与单位之间的事先约定,则可能会导致基于其他事实和原因形成的技术成果被不当地归为主张职务发明的单位,由此损害到发明人本人以及第三人的合法权益。
因此,最高人民法院认定,涉案专利不属于白建民在多维公司处的职务发明,多维公司不享有涉案专利的专利权。
根据上述案例,我们不难发现,目前法院关于在职期间发明人与原单位的职务“相关性”规则的适用有以下特点:
第一:我国司法判决中,判断在职期间发明人与原单位是否具有职务“相关性”时,应当依据的标准是原单位是否取得了对发明人包括完成涉案发明创造的创造性劳动在内的劳动支配权。
第二:在不涉及国家、社会公共利益的情况下,原单位是否取得了对发明人的劳动支配权应充分考虑意思自治。即,如果双方进行过约定,且双方所实施的实际行为可以被视为是在履行该约定,则应遵从该约定,根据约定内容判断原单位是否取得了对发明人的劳动支配权。而在没有约定或者实际行为不能被视为是在履行约定的情况下,则应根据双方所实施的实际行为和结果综合判断单位是否取得了对该发明人的劳动支配权。
二、员工离职后作出的发明创造与原单位工作任务之间“相关性”的认定
根据现行《实施细则》第十二条第一款第(三)项规定,员工退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造,属于原单位的职务发明创造。原单位依据该项规定主张职务发明创造时,其中重要的一步就是证明员工离职后作出的发明创造与离职员工在原单位的本职工作或者分配的任务之间存在“相关性”。
在下方案例二和案例三中,最高人民法院对这一“相关性”问题进行了详细论述,统一了离职员工发明创造与原单位工作任务之间“相关性”认定的裁判标准。
案例二是由最高人民法院裁判并由最高人民法院知识产权法庭发布的发明专利权属纠纷案,该案的案号为(2019)最高法知民终799号。该案件被入选为2020年最高人民法院知识产权法庭裁判要旨。具体案情如下:
万孚公司于2016年3月31日对名称为“血气分析仪及其血气生化测试卡”、申请号为20161020XXXX.5的发明专利(下称“涉案专利”)进行了专利申请,该专利申请文件显示发明人为赖远强、杨斌、王继华。
对于上述发明专利申请,理邦公司认为,发明人赖远强、杨斌原为理邦公司员工。二人从理邦公司离职后入职万孚公司,并在离职后未满1年期间作为发明人协助万孚公司进行了涉案专利申请。涉案专利申请的技术方案与赖远强、杨斌在理邦的本职工作和任务相关,是职务发明创造。依据相关法律,理邦公司应当为涉案专利的实际申请人。
万孚公司及其员工赖远强、杨斌不同意理邦公司的意见,认为涉案专利的实际申请人应当为万孚公司。
另外,上述争议主体均确认,王继华为万孚公司法定代表人,并未参与专利研发,不是涉案专利的实际发明人。
因争议无法调和,理邦公司向一审法院提起诉讼,请求确认涉案发明创造申请权属于理邦公司。一审法院于2017年11月30日立案受理本案,并于2019年9月3日作出民事判决,认定涉案专利的申请权归属理邦公司。
在判决中,一审法院认为,涉案发明创造的实际发明人为赖远强和杨斌。同时,赖远强、杨斌曾在理邦公司任职,与理邦公司存在劳动关系,涉案发明创造专利申请是赖远强、杨斌与理邦公司终止劳动关系后一年内提出的申请,涉案发明创造必然是赖远强、杨斌与理邦公司终止劳动关系后一年内作出的发明创造,且赖远强、杨斌在理邦公司从事的本职工作不管是从技术领域还是技术名称、具体技术内容等方面来看,均与涉案发明创造相关,两者具有关联性,故依据《实施细则》认定涉案发明创造的专利申请权属于理邦公司。
万孚公司、赖远强、杨斌不服一审判决,向最高人民法院提出上诉,请求撤销一审判决并驳回理邦公司全部诉讼请求。
万孚公司、赖远强、杨斌认为,万孚公司为涉案专利的研发组织了大量人力、物力和财力,应当享有涉案专利的权益。同时,赖远强和杨斌在理邦公司任职期间的职位为试剂工程师,主要进行检测试剂的研发工作,并未进行涉案专利所涉及的弹性硅胶膜和测试液管道凹槽的设置配合结构设计工作。赖远强和杨斌无法基于在理邦公司处从事本职工作的经验积累完成涉案专利的技术方案。
理邦公司不同意万孚公司、赖远强、杨斌三名当事人的主张,认为只要涉案专利与赖远强、杨斌在理邦公司的本职工作或者分配的任务之间存在“相关性”即可,并不需要赖远强和杨斌实际从事了涉案专利的研发工作。
最高人民法院经过审理,最终维持一审判决,驳回万孚公司上诉请求。
在判决中,最高人民法院认为,员工离开原单位一年内作出的、与原单位本职工作或者分配任务有关的发明创造,是原单位的职务发明创造,专利申请权、专利权属于原单位;即便该发明创造也与该员工在新单位的本职工作或者分配任务有关,新单位亦不能当然因此对该发明创造享有权利。
在本案中,杨斌和赖远强在原单位的工作经历和从事的工作内容与涉案发明创造有关,具备对涉案发明创造的实质性特点作出创造性贡献的条件。杨斌曾较长时间在理邦公司任职化学试剂工程师,工作内容涉及测试卡测试所用的氧传感器、CO2电极、测试卡所用的电路板基底材料,上述组件均设置在测试卡上,能否发挥功能均需要考虑实际使用中与测试卡其他部件、结构的配合,包括相互位置关系、连接结构均需要进行设计并进行相互验证。赖远强曾经较长时间在理邦公司任职结构工程师,在理邦公司处的本职工作内容包括血气分析仪整机结构设计、部件的结构设计及部件间的装配、测试卡的保温包装、毛细管的适配器等工作。而涉案发明创造系具有相近功能和直接市场竞争性的产品。因此,杨斌、赖远强在理邦公司从事的研发工作与涉案发明创造所属的血气分析仪及其配套的测试卡、试剂包等技术领域有关。
另外,需要强调的是,即使涉案发明创造是由万孚公司组织研发或者主要利用了万孚的物质技术条件取得,同时涉案发明创造的研发思路和采用的技术手段与理邦公司已有专利技术方案或技术成果存在区别,亦不能得出涉案发明创造归属于万孚公司的结论……对于发明创造的研发而言,一个好的技术构思对最终技术方案的形成具有重要意义。实践中,员工在原单位从事相关研发时,基于技术认知和专业素养获得新的研发构思,在离职后进一步研发取得成果的现象比较普遍。专利法实施细则第十二条第一款关于员工离职一年内作出的发明创造归属原单位所有的规定,充分考虑技术研发具有的连续性特点,评估了员工离职后利用其在原单位工作期间产生的研发构思进行后续发明创造的情况,是一方面支持人员正常流动,保障劳动者的择业权,另一方面保证原单位的合法利益的立法选择。
因此,涉案专利应当属于原单位理邦公司的发明创造。
案例三是由最高人民法院裁判并由该院发布的发明专利权属纠纷案,该案件案号为(2019)最高法民申6342号。该案件被入选为最高人民法院指导案例158号。具体案情如下:
李坚毅先后在卫邦公司和远程公司任职。2013年7月12日,远程公司申请了名称为“静脉用药自动配制设备和摆动型转盘式配药装置"、专利号为CN201310293690.X的发明专利(下称“涉案专利”),李坚毅为该专利发明人。
卫邦公司认为,该专利属于李坚毅从卫邦公司离职后一年内作出的、与李坚毅在卫邦公司承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造,专利权应归属卫邦公司。卫邦公司表示,因该专利的引证资料包括卫邦公司于2012年9月4日申请的CN102847473A号专利文件(以下简称73A专利)。73A专利属于X类文献。根据《专利审查指南》的规定,X类文献是“单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件"。而李坚毅亦自认其作为发明人所申请的涉案专利是针对自动配药装置的缺陷不断进行开发得到的开发成果,因此可以证明涉案专利与李坚毅在卫邦公司处的工作内容有关。
远程公司和李坚毅不同意卫邦公司的意见,认为两专利存在明显不同,涉案专利明显优于73A专利,所谓73A专利属于涉案专利的X类文献,只是两专利基础部件的词汇较高频次重复出现而已,这种引证查询并不涉及具体的技术内容本身的分析,不能用于证明具体技术方案本身的关联性。同时,73A专利的公开早于涉案专利,是公开的资料,将其与涉案专利比对不能说明任何问题。另外,73A专利的发明人中没有李坚毅,无法说明李坚毅与73A专利存在关联。
因争议无法调和,卫邦公司向一审法院提起诉讼,请求确认涉案专利归卫邦公司所有。
一审法院作出民事判决,认定涉案专利应归属卫邦公司。
在判决中,一审法院认为,由于73A专利的申请日为2012年9月4日,涉案专利的申请日为2013年10月9日,两专利在申请专利的时间上比较接近且两专利之间有一定的相似性和关联性,故73A专利与涉案专利具有密切的关系,涉案专利是李坚毅在73A专利的基础上改进而成的可能性较大。
李坚毅、远程公司不服一审判决,向二审法院提出上诉,请求二审法院撤销一审判决,并改判驳回卫邦公司全部诉讼请求。
李坚毅、远程公司认为,李坚毅在卫邦公司任职时,其工作职责不包含产品研发设计。73A专利已于2013年1月2日对外公开。一审认为李坚毅离职后针对自动配药装置的技术缺陷继续研发并有多项实用新型、发明专利获得授权或正在审查中,就此认为73A专利与涉案专利具有密切关系,涉案专利与李坚毅在卫邦公司的工作内容有关,属事实认定错误。在李坚毅离职前,卫邦公司从未就涉案专利技术要点进行过技术立项并开展研究。涉案发明专利是李坚毅离开卫邦公司之后作出的,虽在其离职后一年内作出,但并非职务发明创造,涉案专利权不应归属于卫邦公司。
卫邦公司依据涉案专利与李坚毅在卫邦公司任职期间承担的工作具有相关性,认为专利权应归属卫邦公司。
二审法院于2019年1月28日作出判决驳回上诉、维持一审法院判决。
二审法院认为,卫邦公司提供的劳动合同、技术图纸、工作邮件等证据显示李坚毅在卫邦公司任职期间,曾以部门经理名义在研发部门采购申请表上签名,在多份加盖“受控文件"的技术图纸审核栏处签名,以工作邮件形式接收研发测试情况汇报、安排测试工作并提出相关要求等。卫邦公司提供的证据证明李坚毅在卫邦公司任职期间实际参与了研发工作。卫邦公司在2010年2月至2016年7月期间申请的60余项专利均涉及医疗设备、系统及方法技术,其中多项涉及自动配药设备和配药装置。涉案专利也一种配药设备和配药装置,且从涉案专利的审查意见、引证专利检索分析可知,卫邦公司申请日期为2012年9月4日的73A专利可单独影响涉案专利权利要求的新颖性或创造性。结合涉案专利申请日2013年7月12日距李坚毅离职时间不足三个月,李坚毅作为涉案专利唯一发明人,入职卫邦公司之前并无从事与医疗器械、设备相关的行业从业经验或学历证明等事实,无法推断出其具备独立完成该发明的能力,而另一方面诉争专利所要解决的技术问题与李坚毅在卫邦公司所从事的工作密切关联,符合专利法针对职务发明创造认定作出的相关规定。同时,73A专利与涉案专利所涉技术领域相同,技术方案存在差别本身并不构成李坚毅独立完成发明的有效证明。
李坚毅、远程公司不服二审判决,向最高人民法院提出再审,请求撤销二审判决。
李坚毅、远程公司声称,能够提供新证据,证明卫邦公司在李坚毅入职前已经完成了静脉配药装置的研发,并进入了样机生产制造流程。在卫邦公司完成静脉配药装置研发约3个月后,李坚毅才入职卫邦公司,没有参与静脉配药装置研发工作。
李坚毅、远程公司认为,卫邦公司提供的证据仅能证明李坚毅在卫邦公司从事研发管理工作,并非技术研发工作。卫邦公司提供的几张图纸不是涉及技术研发的必要文件,不具有关联性。李坚毅的职务是生产制造总监,主要负责设备的批量生产。李坚毅从事的仅仅是研发管理。卫邦公司没有确凿的证据证明涉案专利属于李坚毅“履行本单位交付的本职工作以外的任务作出的发明创造”。在入职卫邦公司前,李坚毅已有静脉配药装置的相关经验。
最高人民法院于2019年12月31日作出再审裁定,驳回李坚毅和远程公司的再审申请。
在裁定中,最高人民法院认为,判断是否属于《实施细则》第十二条第一款第(三)项规定的与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务“有关的发明创造”时,既要维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利,鼓励和支持创新驱动发展,又不应对“有关的发明创造”作过于宽泛的解释,导致在没有法律明确规定或者竞业限制协议等合同约定的情况下,不适当地限制研发人员的正常流动,或者限制研发人员在新的单位合法参与或开展新的技术研发活动。最高人民法院认为,对“有关的发明创造”的认定,应注重维护原单位、离职员工以及新单位之间的利益平衡,综合考虑以下因素作出认定:
一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容;
二是涉案专利的具体情况及其与本职工作或原单位分配的任务的相互关系;
三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动,或者有关的技术是否具有其他合法来源;
四是涉案专利(申请)的权利人、发明人能否对专利技术的研发过程或者来源作出合理解释,相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度,需要的研发投入,以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件,是否有证据证明其开展了有关研发活动等。
本案中,首先,根据李坚毅在卫邦公司任职期间承担的本职工作或分配的任务,其能够直接接触、控制、获取卫邦公司内部与用药自动配制设备和配药装置技术研发密切相关的技术信息,且这些信息并非本领域普通的知识、经验或技能。因此,李坚毅在卫邦公司承担的本职工作或分配的任务与涉案专利技术密切相关。
其次,将涉案专利与卫邦公司的73A专利相比,二者解决的技术问题、发明目的、技术效果基本一致,二者技术方案高度关联。在卫邦公司提供的与李坚毅的本职工作有关的图纸中,涉及与涉案专利密切相关的部件,相关图纸上均加盖“受控文件”章,在“审核”栏处均有李坚毅的签字。在李坚毅与卫邦公司有关工作人员的往来电子邮件中,讨论的内容直接涉及转盘抱爪、母液上料方案、安瓿瓶掰断测试等与涉案专利技术方案密切相关的研发活动。综上,涉案专利与李坚毅在卫邦公司承担的本职工作或分配的任务密切相关。
复次,卫邦公司在静脉用药自动配制设备领域的技术研发是持续进行的。因此,对于李坚毅主张卫邦公司在其入职前已经完成了静脉配药装置研发工作,涉案专利不属于职务发明创造的相关申请再审理由,本院不予支持。
最后,根据涉案专利说明书,涉案专利涉及“静脉用药自动配制设备和摆动型转盘式配药装置”,共有13页附图,约60个部件,技术方案复杂,研发难度大。李坚毅作为涉案专利唯一的发明人,在离职卫邦公司后不到3个月即以个人名义单独申请涉案专利,且不能对技术研发过程或者技术来源做出合理说明,不符合常理。而且,根据二审法院的认定,根据李坚毅一审提交的专利搜索网页打印件及自制专利状况汇总表,李坚毅作为发明人,最早于2013年7月12日申请了涉案专利以及201320416724.5号“静脉用药自动配制设备和采用视觉传感器的配药装置”实用新型专利,而在此之前,本案证据不能证明李坚毅具有能够独立研发涉案专利技术方案的知识水平和能力。
因此,涉案专利应当属于原单位卫邦公司的发明创造。
根据上述案例,我们不难发现,目前法院关于离职员工发明创造与原单位工作任务之间“相关性”规则的适用有以下特点:
对离职员工发明创造与原单位工作任务之间“相关性”的认定,应注重维护原单位、离职员工以及新单位之间的利益平衡。具体而言,基于一般举证原则,主张职务发明创造所有权的原单位应当承担离职员工发明创造与原单位工作任务之间“相关性”的证明责任。因此,当原单位可以提供充分的证据证明涉案专利是员工离开原单位一年内作出的、与原单位本职工作或者分配任务有关的发明创造时,该涉案专利的申请权、专利权应当属于原单位。此时,即便该发明创造也与该员工在新单位的本职工作或者分配任务有关,新单位亦不能当然因此对该发明创造享有权利。
然而,当原单位所提供的证据在本职工作具体内容、涉案专利与本职工作的相互关系以及原单位是否开展了相关研发活动等方面均无法特别充分地证明涉案专利是员工离开原单位一年内作出的、与原单位本职工作或者分配任务有关的发明创造时,法院则会着重审查新单位及发明人能否对专利技术的研发过程或者来源作出合理解释。从常理上讲,作为涉案专利的申请单位,新单位及发明人应当能够对专利技术的研发过程或者来源作出合理解释,因此,如果新单位及发明人均不能对专利技术的研发过程及来源作出合理解释时,基于这种反常的情况,法院会增加将该职务发明创造归于原单位的倾向性。而当新单位或发明人能够对专利技术的研发过程或者来源作出合理解释(如发明人在新单位合法参与或开展新的技术研发活动)时,法院会更倾向于认为原单位所提供的证据不足以证明待证事实。此时,法院将该职务发明创造归于新单位也是具有合理性的。
综上所述,本文通过引述三个案例,探讨了离职员工发明创造归属问题中“相关性”认定主要涉及的两个方面的问题。
根据上述案例,我们认为,针对离开原单位一年内作出的发明创造的权利归属问题,在认定离职员工在职期间与原单位在工作关系上是否具有“相关性”时,应当注意员工是否通过与原单位订立协议等方式确定了原单位对该员工的劳动支配权。在考量员工离职后作出的发明创造与原单位工作任务之间是否具有“相关性”时,应当先遵循一般举证原则,判断原单位是否可以充分证明发明创造与原单位工作任务之间的“相关性”,在原单位无法特别充分地证明“相关性”的情况下,应当进一步考虑离职员工及其新入职单位对专利技术的研发过程或者来源能否作出合理解释,对员工离职后作出的发明创造与原单位工作任务之间的“相关性”进行综合判断。
注释:
【1】蒋可元.从我国实务判决中探讨专利法“离职后”职务发明之构成要件[D].南京:南京大学,2019.
【2】张岩.国外雇员发明制度对中国的启示[J].江苏科技信息,2011(3):3.