案例观察



“哈尔滨小麦王”看含有地名的商标

可注册性问题

 

一、含有地名的商标禁用

在我国《商标法》中,根据不同情况,对于商标的注册和使用分别给予了不同限制。对于仅不满足注册条件(例如缺乏显著性)的商标不允许注册,但允许作为未注册商标使用;而对于有些商标,不仅不允许注册,而且也不允许将其作为未注册商标使用。这其中,《商标法》第十条便是对禁止使用商标的规定,如违反该条进行使用,则依据《商标法》第五十二条规定地方工商行政管理部门可以予以制止、限期改正、通报甚至罚款。并且如果已注册商标被认定为违反该条规定,则商标局可以依职权宣告其无效。

在《商标法》第十条中规定了多种禁止作为商标使用的情形,其中就包括了禁止将一些地名作为商标使用的情形。含有这些地名的标志之所以被法律规定为不得作为商标使用,主要是基于对于整体社会和相关公众以及对于商标权人两个角度,且彼此相辅相成。对于社会整体和相关公众而言,地名是一种公共资源,不该被作为私权的商标权垄断,且这种垄断很可能会引起相关公众的混淆和误认,不利于保障消费者合法权益。对于商标权人而言,将地名作为自身标志的一部分很容易无法实现商标所应有的显著性,无法将商标权人与其他位于该地名区域的商品或服务提供者区分开来,导致商标权利的界限模糊,商标权人的利益受损。结合而言,商标自身的显著性越弱,越容易让相关公众无法区分地名和商标本身,进而造成混淆和误认。这样既不利于维护市场秩序和消费者权益,也更加无法实现商标本身所应该发挥的区分功能,很难实现商标权人的权利保护。

然而,虽然《商标法》第十条中规定禁止将这些地名作为商标使用,但需要注意的是,该规定的存在并不意味着所有的带有这些地名的商标都不能进行使用乃至获准注册。对于由地名和其他要素组成的商标,最高法在司法解释中规定,在这类商标的整体含义区别于地名时,不认定其构成第十条第二款的禁用情形。依据上述规定,本文便简要探讨一下由地名和其他要素组成的商标如果想要获准注册需要满足哪些条件?

 

二、法律依据

商标法第十条第二款:“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。”

最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定第六条:“商标标志由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成,如果整体上具有区别于地名的含义,人民法院应当认定其不属于商标法第十条第二款所指情形。”

 

三、本所观点

本所认为,若商标由地名和其他要素组成,那么依据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第六条,需满足的核心条件就是商标整体上含义可以区别于地名。

在此处对于“整体上含义可以区别于地名”的认定应综合考虑多种因素,除了商标整体的字面含义是否可以与地名相区别之外,该商标是否经过使用获得了可以与地名相区分的含义、商标申请和使用的类别、使用该商标是否会导致消费者发生误认等问题均应纳入考量若整体考量后认定该商标的整体含义可以区分该商标与其所含地名,则适用第六条规定,该商标的申请或使用不违反商标法第十条第二款。

 

四、典型案例简介

关于“由地名和其他要素组成的商标因整体具有区别于地名的含义而认定不构成禁用条款”这一情形的适用,最高法在2021年公开的最高人民法院知识产权案件年度报告(2020)中发布的精选典型案例再审申请人百威哈尔滨啤酒有限公司与被申请人国家知识产权局商标申请驳回复审行政纠纷案中也持类似观点,因此十分具有借鉴意义。

2020年年底,最高院再审判决撤销二审判决、维持一审判决,撤销被诉决定。经过了七年的努力争取,“哈尔滨小麦王”商标终于获得了最高法签发的准入证,2021年10月14日,该商标正式注册公告。

2013年04月18日,诉争商标由百威英博哈尔滨啤酒有限公司申请注册,随后商标局以诉争商标构成商标法第十条第二款情形为由驳回了诉争商标的申请。百威公司不服该决定,向商标评审委员会申请复审,并提交了大量“哈尔滨”牌啤酒的使用证据及此前含有“哈尔滨”的商标核准注册的信息、“哈尔滨”牌啤酒得获奖情况等,用于证明诉争商标经过其有效的商业使用已具有区别于地名的第二含义,从而具有可注册性,但也未能获得支持。

为进一步争取诉争商标注册,百威公司向北京知识产权法院提起诉讼,北京知识产权法院经审理认为该案不构成商标法第十条第二款所述情形,判决撤销被诉决定,责令商标评审委员会重新作出新的决定。后商标评审委员会不服一审判决并向北京市高级人民法院提起上诉,北京市高级人民法院经审理认为,诉争商标的申请注册属于商标法第十条第二款规定的不得作为商标的情形,判决撤销一审判决并驳回百威公司的诉讼请求。

百威公司不服二审判决向最高人民法院申请再审,最高人民法院经再审审理,最终认为诉争商标未违反商标法第十条第二款的规定,判决撤销二审判决,维持一审判决。

 

五、最高院观点

最高法在判决中对于商标法第十条明确点出:“作为商标授权确权审查中的绝对理由条款,商标法禁止将一定范围内的地名作为商标注册与使用的主要理由在于,一是防止商标权人不正当地垄断公共资源。。。。。。。二是防止商标权人通过占用地名误导公众。。。。。。。三是维护商标的显著特征。诉争商标已经通过增加其他构成要素等方式,保持了与地名之间的必要距离。相关公众在看到诉争商标时,不再因此而产生地理位置上的联想,也不会影响其他社会公众使用地名的表达自由,进而避免了诉争商标申请人借助商标申请和注册行为不正当地挤占公共资源的可能性。基于此,如果诉争商标是由地名与其他构成要素组成,即不能当然地以其中包含地名为由,直接援引商标法第十条第二款规定予以驳回,而仍需根据司法解释的规定,判断诉争商标是否已经在整体上形成了区别于地名的含义。”。

在判决书中最高法首先认定本案诉争商标“属于商标行政案件司法解释第六条规定的由地名与其他要素组合而成的商标,需从诉争商标整体考察其是否区别于地名。”随后最高法对于百威公司提交的证据进行了分析,最终认为“整体而言,诉争商标“哈尔滨小麦王”易被相关公众识别为哈尔滨啤酒的系列产品之一,具有区别于地名的其他含义,亦可以发挥识别商品来源的作用。”且“诉争商标与哈尔滨啤酒公司“哈尔滨”系列品牌所具有的产源指向关系一致,故诉争商标的使用也不会使相关公众因产源上的错误认识,而产生误认误购的后果。”

 

六、结尾

“哈尔滨小麦王”商标这一案例的典型意义在于最高法在本案中结合相关规定对一定范围内的地名禁用背后的立法目的进行了说明,并且借由此案对禁用的例外情况进行了说明。

在商标权愈加受到重视,个人和企业都对商标申请有着较高积极性的整体环境下,一刀切地绝对禁止含有一定范围地名的商标使用及申请注册并不符合商标立法的本意。在这一理念下,最高法相关授权规定中规定了对于由地名与“其他要素”组成的商标,应从整体判断是否形成了区别于地名的含义,为这类商标通过整体含义区别获得注册留下了空间。含有地名的商标,在包含其他要素的同时,如果其整体含义可以与地名相互区别,那么这类标志也可作为商标进行申请和使用。这样的规定是符合社会现实和立法需要的,才能更好地平衡公共利益和个体权利。